[특허 톡]임시출원제도를 아시나요

올해로 우리나라에 임시출원제도가 도입된 지 3년이 지났다. 미국은 오래전부터 자유로운 형식의 명세서를 제출할 수 있는 가출원 제도를 운영하고 있었는데 우리나라도 빠른 특허출원일 확보를 위해 이와 유사한 임시출원제도를 2020년 3월 도입했다. 임시출원제도를 이용하면 출원인은 논문 등의 연구결과를 파일 그대로 첨부해 출원할 수 있다.

대기업이나 대학 등 내부 특허 조직이 잘 갖추어진 출원인에게 임시출원제도의 이용이 증가하고 있지만 아직 개인 및 중소기업에서는 적극적으로 이용되지 못하고 있다. 여러 이유가 있겠지만 임시출원제도가 학회에 논문 발표가 예정된 경우 같은 특별한 때만 이용될 필요가 있는 것으로 인식되는 것도 한 이유로 보인다.

하지만 임시출원제도는 논문 발표가 아닌 다른 경우에도 적극적으로 이용될 수 있다. 일반적으로 출원인이 발명을 완성한 경우 이를 대리인인 변리사에게 의뢰해 특허 명세서 작성을 해 최종적으로 특허출원을 하게 된다. 발명의 설명을 위한 변리사와의 미팅 일정, 변리사의 실제 명세서 작성 시간 및 명세서 작성 후 보완 작업을 고려하면 발명의 완성일로부터 특허출원일까지는 빠르면 1개월에서 늦으면 2~3개월에 이르게 된다.

자주 일어나는 일은 아니지만 필자도 거의 동일한 발명이 일주일 간격으로 출원된 사례를 본 적이 있다. 해당 케이스에서는 후출원된 특허의 출원인이 선출원된 특허의 출원인보다 더 먼저 발명을 완성한 경우였다. 발명을 먼저 완성했는데 명세서 작성의 준비 기간 때문에 늦게 발명을 완성한 다른 사람에게 특허권이 선점되는 경우가 발생할 수 있는 것이다.

따라서 빠른 특허출원일 확보가 필요하다고 판단되면 준비된 발명 자료 자체를 그대로 제출해 임시출원을 하는 것이 좋다. 특히 스타트업의 경우 비밀유지계약서(NDA) 작성 없이 발명 내용의 일부 또는 전체를 예비투자자 또는 협력업체에 설명하는 경우가 많은데 임시출원은 최소한의 방어막이 될 수 있다.

임시출원을 한 경우 1년 2개월 이내에 정규출원으로 보정을 하거나, 1년 이내에 국내우선권 주장출원을 할 수 있다. 임시출원에 포함되지 않는 신규사항이 추가된다면 국내우선권 주장출원을 이용해야 하며, 해외출원은 임시출원일로부터 1년 내 가능하므로 국내우선권 주장출원과 해외출원 모두가 임시출원일로부터 1년 이내에 진행돼야 하는 점은 유의할 필요가 있다.

이태영 엘앤비특허법률사무소 대표변리사