[특허, 톡!] 해외특허에 대한 존속기간을 늘리는 방법

이태영 엘앤비특허법률사무소 대표변리사

특허권의 존속기간은 20년으로 알려져 있다. 더 정확하게 말하자면 특허권은 등록된 날부터 권리가 발생되어 특허출원일로부터 20년이 되는 날까지 존속된다. 예를 들어, 특허가 출원일로부터 3년이 지나 등록된 경우에는 실질적인 특허권 존속기간은 17년이 되는 셈이다. 그러므로 특허의 등록일이 늦어질수록 특허권의 존속기간은 줄어들게 된다.

그렇다면 해외특허의 존속기간은 어떨까? 미국, 유럽 등 해외 국가에서도 특허권의 존속기간은 20년으로 동일하다. 만약, 우리나라 사람이 국내에 출원하지 않고 미국에 바로 출원한다면 특허권 존속기간은 위와 같은 방식으로 계산될 것이다. 하지만 국내출원 이후 1년 이내에 우선권을 주장하면서 해외특허출원을 하는 것이 일반적이다.

선출원주의의 원칙에 의해 출원일을 기준으로 신규성, 진보성 등의 특허성 요건을 심사하지만 제1국의 특허출원일로부터 1년 이내에 우선권을 주장하면서 제2국에 출원하는 경우에는 특허성 판단기준이 되는 시점을 제1국 출원일로 소급하기로 국가 간 조약에 의해 정했기 때문이다. 특허성 판단시점이 소급되는 것이지만 실무상으로는 출원일이 소급되는 것과 효과가 유사하여 ‘출원일 소급효’가 있다고 부르기도 한다.

이러한 실무 때문에 해외특허의 존속기간 만료일의 기산일을 제1국 출원일로 착각하는 일이 종종 벌어진다. 하지만, 해외 국가에서의 특허권 만료일의 기산일은 해당 국가에 정식으로 출원한 출원일이지 제1국 출원일이 아니다. 우선권을 주장하여 개별 국가로 직접 출원한 경우에는 해당 출원일이, 우선권을 주장하여 PCT(특허협력조약) 출원을 한 경우에는 PCT 출원일이 제2국 출원일이 된다.

실제로 필자는 사내변리사로 근무할 때 경쟁사 핵심특허의 주요 국가에서의 만료일을 제1국인 미국 출원일로부터 20년 기준으로 잘못 보고한 적이 있다. 해당 특허의 경우 미국 출원일로부터 1년이 되는 날에 PCT 출원을 한 경우였기 때문에 유럽, 중국, 한국, 일본 등 타 국가의 경우 미국 특허권보다 1년 더 존속하는 경우였다. 다행히 위 오류는 며칠 지나지 않아 발견되어 개발부서에서의 큰 혼란은 발생하지 않았다.

이런 이유 때문인지 글로벌 대기업의 PCT 출원일을 살펴보면 모국 출원일로부터 정확하게 1년째 되는 날인 경우가 많다. 언뜻 사소해 보이기도 하지만, 존속기간을 최대로 확보하려는 그야말로 디테일한 전략이다.

이태영 엘앤비특허법률사무소 대표변리사