[특허, 톡!] ‘상표 공존동의제’를 아시나요

상표 공존동의제도를 포함하는 상표법 개정안이 내년 5월 1일자로 시행된다. 상표 공존동의제도는 유사한 선출원 또는 선등록 상표가 존재하더라도 선출원인 또는 선등록 상표권자의 동의가 있다면 상표등록을 받을 수 있도록 하는 제도다. 구법하에서는 이러한 동의가 있더라도 등록받을 수 있는 길이 없었기 때문에 선출원인 또는 선등록 상표권자로 명의를 변경하여 등록받은 다음 다시 권리이전을 하는 방법이 우회적으로 사용되었다.

상표 공존동의제도의 도입으로 일단 구법하에서의 위와 같은 번거로운 절차 없이 선권리자의 동의만 있다면 후출원이라도 하더라도 등록받을 수 있게 되었다. 하지만 이는 번거로운 절차가 불필요해졌다는 것을 의미할 뿐 유사한 상표의 후출원의 등록이 쉬워진 것을 의미하는 것은 아니다. 구법이든 개정법이든 선권리자와의 협의가 선행되는 것은 실질적으로 동일하기 때문이다.

실제 필자의 한 고객은 유사한 선출원 상표로 인해 특허청으로부터 등록받을 수 없다는 통지서를 받은 후 선출원인과 등록 후 명의이전에 대한 협상을 시도하였지만 성공하지 못했다. 아무래도 조건 없는 협상은 쉽지 않기 때문에 선권리자와 후출원인 간의 적절한 합의점을 찾기가 어려운 경우가 많다. 그럼에도 불구하고 양 당사자 간의 협상이 가능한 경우라면 충분히 의미있는 제도라고 볼 수 있다.

개정법의 시행에 따라 절차가 간소화된 만큼 유사한 상표로 거절이 되더라도 선권리자와의 다양한 형태의 협상 시도가 증가할 것으로 예상된다. 각 개별 후출원 상표에 대한 출원인변경 절차와 등록 이후 권리이전 절차가 사라진 만큼 협상의 시작을 위한 장벽이 낮아진 덕분이다. 다만 이로 인해 상표 브로커 등장과 소모적인 협상 과정이 유도되는 등의 부작용도 일부 우려된다.

유사한 상표로 인해 거절이유통지를 받은 후출원인은 선출원 상표가 거절, 취소, 무효사유가 있는지를 먼저 검토하고, 다른 방법이 없는 경우에 선권리자에 대한 보상과 자신이 상표를 변경하는 경우의 비용을 비교하여 공존동의에 대한 합리적인 의사결정을 할 필요가 있다.

이태영 엘앤비 특허법률사무소 대표변리사