[특허톡] 임시출원 너무 믿으면 안돼

우리나라는 2020년 3월 30일부터 임시명세서 제도를 시행하고 있다(임시출원 제도 또는 가출원 제도로 불리기도 한다). 이에 따라 특허 받으려는 기술내용을 기재한 서류인 출원명세서를 정해진 서식(특허법 시행규칙 별지 제15호 서식)에 따르지 않고 연구개발 후 논문이나 연구노트 등 자유로운 형식으로 제출할 수 있다. 임시명세서로 신속히 특허 또는 실용신안 출원을 진행한 후 후출원을 통해 임시명세서를 제출한 날짜를 출원일로 인정받을 수 있는 것이다. 후출원은 임시출원일로부터 1년 이내에 별도의 우선권 주장 출원을 하거나 1년 2개월 내에 정규 서식에 부합하는 명세서를 제출하는 방식으로 이뤄진다.

기술개발과 특허권리화에 대한 속도 경쟁이 치열해짐에 따라 기업이 신속하고 효과적으로 혁신을 보호할 수 있도록 이 제도를 마련했다. 이 제도 시행 전에는 급하게 특허출원을 해야 하는 상황에서 우리 기업은 미국의 임시출원(Provisional Application) 제도를 이용할 수밖에 없었다. 제도 시행 이후 불과 반년 만에 약 2500건의 임시명세서가 제출됐을 정도로 해당 제도가 활발하게 이용되고 있는 것으로 나타났다.

그런데, 임시출원은 말 그대로 임시적인 출원에 불과하다는 것을 잊어서는 안 된다. 임시출원을 기초로 우선권 주장을 했다 하더라도 후출원이 무조건 우선권을 향유할 수 있는 것은 아니다. 예를 들어, 임시명세서에는 “a+b+c”의 실시예만 기재돼 있는 경우, (균등 범위에 포함되지 않는다면) 후출원의 “a+b’+c” 또는 “a+b+d”의 신규성 또는 진보성은 우선일이 아닌 후출원의 출원일을 기준으로 판단된다. 이런 연유로 특허분쟁에서 후출원이 우선권을 향유할 수 없다는 주장 내지 항변은 빈번하게 이뤄진다. 세기의 특허전쟁이라 불리는 툴젠의 유전자가위 관련 글로벌 소송이나 애플과 에릭슨의 통신표준 특허에 대한 미국 무효심판(IPR 2022-00348) 등 많은 사례에서 임시출원에 대한 우선권 향유 여부가 분쟁 결과를 뒤바꿀 정도로 첨예한 사항임을 확인할 수 있다.

김세윤 아이피리본 대표·변리사