[특허, 톡!] 거절된 특허는 누구나 사용 가능한 기술일까?

이태영 엘앤비특허법률사무소 대표변리사

필자는 이전 칼럼에서 기업이 새로운 제품 또는 서비스를 출시하는 경우 특허침해분석(FTO 분석, Freedom to Operate)이 필수적임을 설명한 바 있다. 즉, 새로운 제품이나 서비스가 타인의 특허권 침해가 아니어야 안정적인 사업을 영위할 수 있기 때문이다. 이전 칼럼에서는 분석 대상이 되는 특허가 등록 특허, 공개 특허 및 미공개 특허인지에 따른 분석 방법을 설명하였는데 이번 칼럼에서는 공개 특허에 대한 좀 더 세부적인 분석 방법을 살펴본다.

간혹 고객 중에는 자신의 기술과 관련된 특허가 거절되었기 때문에 해당 기술을 자유롭게 실시할 수 있는 것이 아니냐고 묻는 경우가 있다. 아쉽지만 그렇지 않다. 특허가 거절되었다는 것은 해당 특허의 출원일 이전에 유사한 선행 기술이 공개되어 해당 특허가 등록될 수 없다는 것을 의미할 뿐 해당 특허가 누구나 사용할 수 있는 기술임을 의미하는 것이 아니기 때문이다.

FTO 분석에서 가장 중요한 것은 분석 당시에 사용하고자 하는 기술과 관련되는 등록 특허의 존재 여부이다. 거절된 특허는 애초에 등록된 특허가 존재하지 않기에 FTO 분석에서 유의미한 정보를 제공하지 않는다. 오히려 중요한 것은 거절된 특허의 심사 시 인용된 선행 문헌 중에 포함된 등록 특허에 대한 권리범위 분석이다.

그렇다면 어떤 특허 정보로부터 자유 실시 가능한 기술을 파악할 수 있을까? 정답은 소멸된 특허 정보이다. 등록된 특허가 소멸되면 해당 특허의 청구항에 포함된 기술은 누구나 자유로이 사용할 수 있다. 특허는 출원일로부터 20년간 존속하는데 이 기간이 만료되거나 그 이전에라도 특허 유지료를 납부하지 않는 경우에 소멸될 수 있다. 따라서, 불필요한 특허 분쟁의 리스크를 줄이기 위해서 사업과 관련된 핵심 특허 리스트를 정리하여 존속기간 만료일을 기준으로 자유 실시 가능한 날짜를 파악하는 것도 중요하다. 다만, 속지주의의 원칙상 국가별도 권리범위 및 소멸일이 다를 수 있음은 유의해야 한다.

실제로 선두 업체의 특허망이 촘촘하여 기술 장벽이 높은 경우 후발 업체는 선두 업체의 특허 중 만료된 특허 기술을 이용하거나 회피 기술을 이용하다가 순차적으로 만료되는 특허를 활용하는 전략을 취하는 경우도 많다.

이태영 엘앤비특허법률사무소 대표변리사