[특허, 톡!] 엠씨더맥스의 상표권 갈등

이태영 엘앤비특허법률사무소 대표변리사

최근 엠씨더맥스의 멤버 전민혁이 자신의 유튜브 채널에서 이수가 ‘엠씨더맥스’에 대한 상표권을 멤버들의 사전 동의나 협의 없이 단독으로 획득한 것에 대해 유감을 밝혔다. 특히 전민혁은 과거 전 소속사와의 상표권 분쟁 당시 멤버들과 의기 투합하여 상표권을 지켰던 것을 언급하면서 자신의 싱글 앨범에 그룹명을 사용할 수 없다는 것에 아쉬움을 밝혔다. 특허청 키프리스를 통해 확인한 결과 ‘엠씨더맥스’와 ‘M.C the MAX’ 두 개의 상표가 출원인 전광철(이수의 본명)의 이름으로 2021년 3월17일자로 출원되어 이듬해 등록된 것으로 파악됐다.

2006년에 전 소속사 대표인 백모씨는 자신의 이름으로 등록된 ‘M.C THE MAX’ 상표권을 근거로 엠씨더맥스를 상대로 그룹 명칭을 사용하지 말라고 가처분소송을 진행한 바 있다. 당시 엠씨더맥스는 다른 소속사로 옮긴 상태였고, 멤버 이수, 전현철, 제이윤은 백모씨의 상표권에 대해 무효심판을 청구하여 특허법원까지 다툰 끝에 상표권은 무효가 되었다.

특허심판원은 그룹사운드 명칭인 ‘엠씨더맥스’가 상표등록출원 시인 2003년 3월 기준으로 저명성을 획득할 만큼 현저하게 알려져 있지 않아 34조 1항 6호 위반은 아니나, 상표등록결정 시인 2004년 7월 기준으로 ‘음반’ 및 ‘음반 공연업’에 저명성을 획득하여 출처의 오인·혼동의 염려가 우려되어 34조 1항 12호 위반으로 무효라고 판단하였고 특허법원도 이를 지지했다. 단, 2016년 개정 상표법에 의하면 34조 1항 6호 역시 등록결정 시 기준으로 판단하므로 현재라면 34조 1항 6호 위반도 적용될 수 있다.

가수와 소속사 간의 상표권 분쟁은 엠씨더맥스만이 아니다. 2019년 NRG의 멤버 노유민이 그룹명을 단독으로 상표출원을 한 후 거절통지를 받고 출원인에 천명훈을 추가했지만 멤버 전원의 동의가 입증되지 않아 거절됐다. 이후 소속사 대표가 ‘NRG’에 대해 상표출원을 하였으나 출원공고 이후 노유민·천명훈 측이 이의신청을 해서 재심사 중이다.

NRG의 사례를 참고하면 이수의 상표권은 다른 멤버의 동의 없이 등록되었으므로 무효 가능성도 있어 보인다. 안타깝게도 작년 5월 멤버 제이윤이 사망했고, 전민혁은 작년 11월 이수가 설립한 소속사 325E&C와 계약이 만료된 상태다. 20년 넘게 사랑을 받아온 그룹인 만큼 합의나 상표권 공유 등으로 원만히 해결되길 기대해 본다.이태영 엘앤비특허법률사무소 대표변리사