[특허, 톡!] 美 특허소송 대비한 전자문서 관리전략

미국에서 한국 기업들의 특허침해소송이 점점 증가하고 있다. 가장 흔한 소송은 특허관리회사(NPE: Non Practicing Entity)가 삼성, LG, 현대 등 대기업에 제기한 특허침해소송이었지만 최근에는 한국 기업들끼리 미국에서 특허침해소송 및 영업비밀침해소송을 제기하는 경우가 증가하고 있다. LG에너지솔루션과 SK이노베이션 간의 배터리 관련 영업비밀침해소송과 최근에 제기된 코오롱의 효성첨단소재를 상대로 한 특허침해소송이 그 예이다.

미국에서 소송이 증가하는 것은 손해배상액이 매우 크다는 점도 있지만 디스커버리 제도를 활용할 수 있다는 점이 가장 큰 이유로 보인다. 국내에서 소송을 하게 되면 사내 내부 자료는 모두 영업비밀임을 이유로 제출을 거부할 수 있음에 반해 미국에서는 소송과 관련된 자료라면 모두 제출해야 하기 때문이다. 소송과 관련된 자료를 제출하면 되지 뭐가 문제냐 하고 생각할 수 있겠지만 단순하지 않다. 디스커버리 제도 관련해서 유의해야 할 사항이 많지만 국내 수출기업이 유의해야 할 대표적인 두 가지만 설명하면 다음과 같다.

국내기업, 디스커버리 제도 유념해야

먼저 사내 연구개발문서, 이메일 등을 포함한 모든 전자문서에 특허의 유무효 및 특허 침해에 관련한 의견이 들어간 문서가 변호사나 변리사에 의하여 작성되었음을 구분하여 관리하는 것이다. 소송에서 소송과 관련한 전문가 의견이 들어간 문서는 그 전체가 제출 대상에서 제외되거나 제출하더라도 전문가 의견에 대한 부분은 제거된 상태로 제출할 수 있다. 만약, 변호사나 변리사의 감정 의견이 아닌 연구원이 특허가 무효라거나 특허 침해를 자인하는 내용의 문서를 남긴 경우 이는 소송에서 매우 불리하게 작용할 수 있다. 법률 감정이 포함된 문서에는 ‘Privileged & Confidential’ 또는 ‘Attorney-Client Communication’의 문구를 남기는 것이 좋고, 이메일의 경우 변호사나 변리사를 참조에 넣는 것이 좋다.

사내 전자문서 체계적 관리전략 갖추길

다음으로 소송 제기 후 문서를 삭제하거나 변경하는 등의 증거 조작 행위를 절대 하지 말하야 한다. 만약 디스커버리 과정에서 증거 조작 행위가 발견되는 경우에는 법원을 기만한 것으로 취급되어 바로 패소 처리됨은 물론 징벌적 손해배상액이 부과될 수 있다. 2012년 코오롱이 듀폰과의 소송 진행 중 디스커버리 과정에서 사건과 관련된 이메일 1만여 건을 삭제한 사실이 밝혀져 미국 법원은 코오롱에게 약 1조원을 배상하라는 판결을 내린 바 있다.

국내 수출기업이 미국에서 특허소송을 하게 되면 한국 본사에서 생성된 자료도 제출하게 될 가능성이 매우 크다. 평소 위와 같은 점을 염두에 두고 대비하지 않으면 소송에서 큰 낭패를 볼 수 있다. 수출 기업이라면 당장 특허·법무팀을 구축하고 사내 전자문서의 체계적 관리전략을 수립하자. 이는 향후 소송 승패의 기반이 될 것이다.이태영 엘앤비특허법률사무소 대표변리사