[특허, 톡!] 분할출원을 활용한 특허 포트폴리오 확보 전략

이태영 엘앤비특허법률사무소 대표변리사

필자는 이전 칼럼에서 글로벌 대기업들이 핵심특허에 분할출원으로 다수의 특허 포트폴리오를 확보하는 전략을 취한다고 언급한 바 있다. 이번 칼럼에서는 구체적으로 어떻게 분할출원 전략을 활용할 수 있는지에 대하여 살펴본다.

첫째, 심사 후 거절이유가 있어 의견제출통지서가 발행되었는데 등록 가능한 청구항이 복수인 경우에 분할출원을 고려할 수 있다. 예를 들어, 독립항 1항의 구성요소가 ‘a+b+c’인 경우 독립항 1항을 각각 인용하는 종속항 2항 및 3항이 있고, 2항은 1항에 구성요소 d가 부가되고, 3항은 1항에 구성요소 e가 부가된 경우를 상정할 수 있다. 의견제출통지서에서 독립항 1항은 거절되었지만 종속항 2항 및 3항은 모두 특허 가능한 청구항으로 지적된 경우라면 원출원에서 종속항 2항을 1항에 병합하는 보정을 하고, 종속항 3항에 대해서는 별도 분할출원을 진행할 수 있다. 이 경우 원출원에서는 ‘a+b+c+d’로 구성된 발명을 분할출원에서는 ‘a+b+c+e’로 구성된 발명을 보호할 수 있다.

둘째, 심사 후 특허결정된 독립항의 구성에서 필수구성요소가 아닌 구성이 포함된 경우에 분할출원을 고려할 수 있다. 예를 들어 특허결정된 독립항 1항의 구성요소가 ‘a+b+c+d+e’인 경우 기술적 특징이 되는 핵심은 구성 e인데, 구성요소 c는 필수구성요소가 아니라서 제3자가 이를 생략하고 발명을 실시할 수 있는 경우라면 ‘a+b+d+e’로 구성된 발명을 별도로 분할출원할 수 있다.

셋째, 출원명세서에 포함된 다른 실시예에 대하여 권리화를 하고 싶을 때 분할출원을 고려할 수 있다. 예를 들어, ‘완충 부재’에 대해 기술적 특징이 있는데 구체적인 설계 구조가 다른 두 가지 이상의 실시예가 출원명세서에 포함된 경우 원출원에서 청구되지 않은 실시예에 대하여 별도의 분할출원을 하여 보호할 수 있다.

넷째, 심사 후 특허결정된 독립항의 권리범위가 너무 넓은 경우 분할출원을 고려할 수 있다. 다수의 기술 분야에 적용 가능한 원천 특허인 경우라서 권리범위가 매우 넓고 종속항들 역시 무효 가능성이 있는 경우 독립항 1항에 각 기술 분야와 연관되는 구성을 부가하여 권리범위가 더 좁은 발명을 분할출원함으로써 권리의 안전성을 도모할 수 있다.

다섯째, 자타사 제품의 사양 변경에 대응하기 위하여 분할출원을 진행할 수 있다. 이를 위하여 글로벌 대기업들은 자타사 제품의 사양을 계속적으로 추적한다.

이태영 엘앤비특허법률사무소 대표변리사