[특허, 톡!] 특허 침해 발견시 대응전략

입력 2021-09-14 05:00
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이태영 LNB 특허법률사무소 대표변리사

보통 특허 출원만 하면 제3자의 침해 행위를 막을 수 있을 것 같지만 실상은 그리 간단하지 않다. 특허의 침해가 성립하기 위해서는 구성요건 완비의 원칙(All Element Rule)에 의하여 제3자가 특허 청구항에 기재된 구성요소 전부를 실시하여야 한다. 예를 들어, 등록된 청구항의 구성요소가 ‘a+b+c’인 경우라면 제3자가 ‘a+b+c+d’를 실시하면 침해가 성립하지만, ‘a+b+d’를 실시하면 구성요소 c가 포함되어 있지 않으므로 침해가 성립하지 않는다.

특허 출원 이후 제3자의 침해 행위를 발견하는 경우는 크게 두 가지로 구분할 수 있다. 하나는 특허 출원 중인 상태에서 침해 행위를 발견하는 경우이며, 나머지 하나는 등록된 이후 침해 행위를 발견하는 경우이다. 엄밀하게는 등록 전에는 권리가 발생하지 않는 것이지만 편의상 잠재적인 권리가 있다고 가정하여 설명한다.

우선 특허 출원 중인 상태에서 제3자의 침해 행위가 발생하면, 변리사를 통하여 제3자의 실시 발명이 출원된 특허 청구항의 모든 구성요소를 실시하는지 확인하여야 한다. 침해가 성립한다면 특허법 제65조 제2항에 의하여 특허가 공개된 후 서면으로 경고할 수 있으며, 추후 특허 등록 이후 경고 시점부터 등록 시까지의 기간의 실시에 대하여 실시료 상당의 보상금을 청구할 수 있다. 하지만 출원 상태에서는 권리 범위가 심사 경과에 따라서 달라질 가능성이 있으므로 경고장 내용의 수위를 적절히 조절해야 하며, 제3자의 거래처들에 무분별하게 경고장을 발송하는 경우에는 영업방해행위가 성립될 수도 있음에 유의하여야 한다.

특허권 획득 이후 변리사의 검토에 의하여 특허 침해가 성립한다고 판단되면 경고장 발송 및 특허침해소송 제기를 검토할 수 있다. 그러나 사전에 등록 특허의 권리 안전성에 대하여 사전 검토를 하는 것이 좋다. 즉, 등록 특허에 대한 무효자료 조사를 통하여 무효 가능성을 검토한 이후 그 결과에 따라 향후 전략을 수립하는 것이 바람직하다.

만약 특허 출원 중이거나 등록 특허가 있더라도 분할 출원이 계류 중인 경우에는 제3자의 실시 제품의 스펙에 타기팅을 하여 청구항을 수정하는 전략을 구사하는 것도 좋다. 특히 분할출원을 통하여 복수의 특허권을 확보하는 경우에는 무효 가능성도 현저히 낮아지므로 소송에서 큰 이점을 가질 수 있다. 이는 글로벌 대기업들이 주로 구사하는 전략이기도 하다.

이태영 LNB 특허법률사무소 대표변리사

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